Protegendo Propriedade Intelectual: Um Guia Fácil para Startups

Este artigo foi originalmente publicado no UpCounsel.

O que é propriedade intelectual?

Propriedade intelectual (IP) é um termo geral para os direitos reconhecidos pela lei dos EUA para criações da mente, incluindo:

Patentes - direitos concedidos para novas e úteis invenções.
Marcas registradas - direitos concedidos a empresas relacionadas à marca de seus produtos e serviços (nomes de empresas, produtos e serviços).
Direitos autorais - direitos concedidos aos autores para expressões tangíveis de idéias (arte, literatura, música, código de software, planos de arquitetura).
Segredos comerciais - direitos concedidos a empresas relacionadas a seus ativos intangíveis exclusivos e valiosos (processos de negócios, listas de clientes, procedimentos, práticas, fórmulas, notas de pesquisa, dados de mercado).


Tipos de Patentes

Existem três tipos de patentes que todas as startups devem conhecer:

Patentes de Utilidade - De acordo com o USPTO, patentes de utilidades são para invenções, “... de um novo e útil processo, máquina, manufatura, ou composição de matéria, ou um novo e útil aprimoramento do mesmo.” Patentes de utilidade são para a proteção de como um invenção é usada e funciona.

Patentes de Método de Negócio - Os métodos de negócios também são protegidos pela lei de patentes dos EUA. Uma patente de método comercial é, na verdade, uma forma de patente de utilidade que protege novos métodos de fazer negócios, como aqueles usados, por exemplo, em bancos, conformidade fiscal e comércio eletrônico, para citar alguns.

Patentes de design - patentes de design, conforme descrito pelo USPTO, são “Emitidas para um projeto novo, original e ornamental, incorporado ou aplicado a um artigo de fabricação.” Uma patente de projeto “permite que seu proprietário exclua outros de fazer, usar ou vender um design. ”Uma patente de projeto pode fornecer proteção para IP quando uma patente de utilidade não estiver disponível.

Todos os três tipos de patentes devem ser considerados por uma startup como parte de sua estratégia de proteção de IP.

Por que a propriedade intelectual é importante para uma Startup?

Se sua empresa iniciante ou em estágio inicial tiver direitos de propriedade intelectual, você poderá:

- Notificar o mundo que você possui esses direitos registrando-os no Escritório de Direitos Autorais dos EUA ou no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO) e usando os símbolos de aviso adequados em materiais tangíveis que contêm seu IP (©, ® e patente pendente ).
- Evite que terceiros não autorizados (infratores) concorram injustamente com você, reproduzindo seus trabalhos protegidos por direitos autorais, usando marcas comerciais semelhantes a seus produtos, fabricando / vendendo produtos semelhantes aos seus produtos patenteados ou roubando seus segredos comerciais.
- Use seus direitos de propriedade intelectual para gerar receita (1) vendendo diretamente produtos e serviços patenteados, com marca, patenteados ou outros proprietários ou (2) licenciando seus direitos autorais, marcas registradas, patentes e segredos comerciais a terceiros em troca de royalties.
- Crie joint ventures e alianças com outras empresas para desenvolver e vender novos produtos e serviços, combinando seus direitos de propriedade intelectual com propriedade intelectual de propriedade de seus parceiros estratégicos.

Etapas Importantes para as Startups Levarem para Proteção IP

1. Envolva um advogado de IP

Os direitos de PI funcionam como monopólios sancionados pelo governo, e essa exclusividade pode potencialmente torná-los muito valiosos. Por essa razão, a lei de propriedade intelectual é complicada e impõe vários requisitos aos proprietários de PI para reivindicar, proteger e preservar seus direitos de PI (e impedir que os ativos IP caiam no domínio público - ou seja, disponível para qualquer pessoa usar sem a permissão do proprietário) . Sua startup precisará de um advogado de renome especializado em leis de PI para ajudá-lo a elaborar uma estratégia eficaz para gerenciar e proteger seu IP e evitar os erros comuns que as pessoas de negócios cometem e que podem ter sérias implicações legais e financeiras.
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Como muitos direitos de PI dependem da confidencialidade (por exemplo, invenções que foram divulgadas antes do registro de um pedido de patente não podem ser patenteadas - veja a discussão de “EPD” abaixo), um advogado é o consultor ideal para uma startup, pois os advogados são eticamente legalmente obrigados a manter todas as suas comunicações confidenciais. Um consultor de PI não advogado não tem obrigações de confidencialidade rigorosas, a menos que você tenha um contrato impondo tais obrigações.

2. Identifique seu IP

Faça uma lista abrangente de cada ideia de negócio, invenção, novo produto ou conceito de serviço (ou qualquer melhoria ou avanço para um produto / serviço existente), potencial nome do produto, slogan, logotipo, processo de negócios, mercado ou nicho de cliente ou outra ideia proprietária que você acha que sua startup possui e é única e potencialmente valiosa. Seu advogado pode ajudá-lo a descobrir se essas ideias, conceitos, invenções, nomes e processos de negócios se qualificam como possíveis patentes, direitos autorais, marcas comerciais ou segredos comerciais.

3. Certifique-se de possuir o IP

Antes que você possa determinar se seu IP é protegido (incluindo, por exemplo, registrando-o nos EUA ou no exterior), você precisará confirmar que sua empresa realmente possui o IP (e pode continuar a possuí-lo se as coisas acontecerem no futuro ):
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- Seus ex-empregadores possuem o IP? Se você e seus co-fundadores criaram o IP para sua startup enquanto você trabalhava em outras empresas, verifique seus contratos de emprego antigos para se certificar de que seus empregadores anteriores não têm motivos para uma possível reivindicação. Se você desenvolveu as idéias de seu novo negócio durante o horário de trabalho, ou ao usar os recursos do empregador anterior, pode estar em risco.
- O que acontece se você e seus co-fundadores se separarem? A startup deve continuar a possuir o IP, mesmo que um ou mais fundadores saiam pela porta. Você não quer que um ex-fundador crie uma empresa concorrente idêntica. Peça ao seu advogado de PI que redija um contrato simples de atribuição de propriedade intelectual que garanta que a empresa seja proprietária do PI, mesmo que o relacionamento azede.
- Você deu direitos nos contratos DIY que você elaborou? Se a sua startup contratou clientes ou fornecedores antes de contratar um advogado (provavelmente para poupar dinheiro), você precisa fazer com que seu advogado revise esses contratos. Peça ao seu advogado para ler todos os seus contratos existentes para se certificar de que você não concordou com termos que concedam mais direitos de PI a seus clientes e fornecedores do que o absolutamente necessário.

4. Pesquise seu IP

Depois de ter uma lista do IP significativo da sua inicialização, você precisa confirmar até que ponto esse IP é único e original (e, portanto, legalmente protegido).

Pesquise os registros de patentes no site do USPTO para ver se sua invenção (ou algo muito similar) já foi patenteada. Em seguida, faça uma pesquisa de "arte prévia" na internet para descobrir se uma versão não patenteada de sua invenção já existe. Se a sua invenção ou parte essencial dela já estiver nos registros de patentes ou fora do mundo, você não poderá patentear.

Da mesma forma, você desejará pesquisar o banco de dados de marcas registradas no site do USPTO e na Internet em geral para ver se os possíveis nomes de negócios e produtos de sua startup estão disponíveis. Se nomes semelhantes já estiverem em uso no mercado em produtos similares (ou se nomes semelhantes tiverem sido solicitados ou registrados no USPTO para produtos similares), essas marcas registradas podem não estar disponíveis.

5. Evite permitir a divulgação pública (EPD)

Como mencionado acima, a confidencialidade é crucial para invenções patenteáveis. Uma vez que uma invenção tenha sido “divulgada publicamente” pelo inventor, ela só tem um ano para registrar um pedido de patente junto ao USPTO. O conceito legal de permitir a divulgação pública (que ajuda a determinar o nível de divulgação que inicia o funcionamento do relógio) significa que você divulgou informações suficientes sobre o produto para permitir que outra pessoa em seu setor as copie. Feiras, demonstrações a potenciais investidores, comunicados de imprensa e artigos em publicações comerciais podem ser particularmente arriscados para desencadear EPD se você não estiver planejando arquivar rapidamente depois disso.

Seu advogado de IP pode ajudá-lo a evitar o EPD à medida que você desenvolve e testa seu produto.

6. Escolha suas batalhas IP

O dinheiro é escasso para a maioria das startups, então você vai querer mapear com seu advogado de PI quais patentes, registros e outras despesas relacionadas a IP precisam ser priorizadas em relação às outras. Por exemplo, você pode decidir que inicialmente buscará proteção por patente apenas para o produto principal da empresa e protegerá outras invenções como segredos comerciais usando contratos de confidencialidade. Da mesma forma, você pode decidir registrar inicialmente apenas o nome da marca principal da empresa como uma marca comercial. Patentes e registros adicionais podem ser adiados até que mais fundos estejam disponíveis.

7. Proteja seu IP dos investidores

Se você está lançando sua startup para potenciais investidores em um esforço para levantar dinheiro, você precisará divulgar pelo menos algumas de suas informações proprietárias para eles. Para evitar qualquer perda de seus direitos de propriedade intelectual, certifique-se de:

- Mantenha registros cuidadosos de quem recebeu acesso a seu memorando de colocação privado, plano de negócios ou apresentações de slides e peça aos potenciais investidores para (1) confirmar por escrito, por meio de acordos de não divulgação (NDAs), que não copiarão ou compartilhar esses materiais com outras pessoas e (2) devolver ou destruir todas as cópias em papel e eletrônicas dos materiais, caso decidam não investir.
- Distribua cópias em papel ou eletrônicas de seus materiais de investidores apenas para um número limitado de potenciais investidores pré-selecionados e seus conselheiros. Quanto menos cópias em circulação, melhor.

8. Proteja o IP de funcionários e contratados

Para evitar que funcionários e consultores que trabalham para sua empresa roubem seus ativos IP valiosos e os divulguem para concorrentes (ou iniciem seus próprios negócios para competir com você), você precisará deles para assinar NDAs para manter as informações confidenciais da empresa, ou seja, não divulgar informações da empresa a terceiros. Os acordos também devem incluir um reconhecimento de que todos os direitos sobre as invenções ou material com direitos autorais criados por eles enquanto trabalham para sua empresa são automaticamente transferidos para e pertencentes a sua empresa. (Seu advogado pode elaborar um modelo de contrato de empregado / consultor para você.)

9. Proteja seu IP globalmente

Muitas startups não reconhecem a importância de proteger seus direitos de PI fora dos EUA. Embora o pedido de patente nos EUA seja o lugar certo para começar, as startups precisam considerar uma estratégia internacional de patentes se acreditarem que suas invenções serão vendidas em outros países. países. Como parte dessa estratégia, as startups devem considerar a apresentação de um pedido de patente internacional (com o USPTO, se um residente dos EUA) sob as disposições do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT). Um pedido de patente via PCT fornece proteção em mais de 100 países. 18 meses para permitir o registro de patentes nos países onde a proteção é solicitada.

10. Considere um pedido de patente provisório

Um pedido provisório de patente é um documento arquivado no USPTO que estabelece uma data de depósito antecipado para o depósito subseqüente de uma patente de utilidade não provisória. Também permite que o requerente use o termo “patente pendente” nos documentos que descrevem sua invenção.

O pedido de patente não provisória deve ser feito dentro de 12 meses do pedido provisório de patente. Um pedido provisório de patente requer a inclusão de uma especificação, mas é apresentado sem uma declaração formal de patentes, juramento ou declaração ou declaração de divulgação de informações.

11. Considere o exame prioritário Track One

O Programa Priorizado de Exame de Patentes (Track One) do USPTO permite que os arquivadores de patentes acelerem o exame e o processo de emissão de patentes para menos de 12 meses. A priorização do Track One tem um custo substancial (US $ 4.000 para grandes entidades, US $ 2.000 para pequenas empresas e US $ 1.000 para microentidades). No entanto, a obtenção de uma patente antecipada pode fornecer uma startup com várias vantagens, incluindo um aumento resultante mais rápido na avaliação da empresa e a capacidade de obter patentes estrangeiras em um período de tempo mais curto.

Tudo o que você precisa saber sobre aplicativos de patentes de software

By UpCounsel Colaborator @
Artigo original - Everything You Need to Know About Software Patent Applications

Você tem uma ótima nova ideia para o que você espera que seja o próximo grande aplicativo. Você fez sua pesquisa e não conseguiu encontrar nada lá que seja remotamente parecido. Você reuniu investidores e está trabalhando com uma equipe de desenvolvedores e agora você está se perguntando se pode proteger sua ideia protegendo uma patente . Mas é patenteável? Você pode patentear uma ideia de software?

O velho caminho

Não muito tempo atrás, a questão de se uma ideia era elegível para uma patente tinha uma resposta realmente simples: sim! Costuma-se dizer que “qualquer coisa sob o sol que seja feita pelo homem” é elegível para ser protegida por uma patente.

A lei de patentes dos Estados Unidos 35 USC § 101 define o que pode ser patenteado como “qualquer novo e útil processo, máquina, manufatura ou composição de matéria, ou qualquer melhoria nova e útil do mesmo”. Isto parece incluir software, e nos anos desde o início da economia de aplicativos, muitas patentes dos EUA foram concedidas para software.

Uma nova abordagem

A Suprema Corte dos EUA interveio nos últimos anos e descobriu que muitas invenções de software não são elegíveis para proteção de patentes. Talvez mais significativamente, no caso de Alice v. CLS Bank, 134 S. Ct. 2347 (2014), a Suprema Corte determinou que as invenções realizadas em sistemas de computadores poderiam ser vistas como idéias meramente abstratas e, portanto, poderiam ser inelegíveis para a proteção de patentes.

Embora esta decisão, e as decisões que se seguiram, não impeçam totalmente que as invenções de software sejam patenteadas, na prática, tornou-se significativamente mais difícil obter patentes para invenções de software e as patentes concedidas para invenções de software são significativamente mais difíceis para executar no tribunal.

Quais tipos de software são mais difíceis de patentear?

Se a sua ideia for um método comercial ou envolver processamento de dados, determinação de custo / preço, comércio eletrônico ou software usado em finanças, você provavelmente terá mais dificuldade em buscar proteção por patente. Se a sua ideia envolve um método que usa hardware de computador genérico (não especializado) de uma maneira em que o hardware de computador genérico é normalmente usado, você provavelmente terá um caminho difícil pela frente.

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Quais tipos de software são mais fáceis de patentear?

Se a sua idéia envolve hardware de computador especializado que você criou, se sua ideia melhora a tecnologia do computador de tal forma que a maneira de operar o computador é aprimorada, ou se sua ideia permite que os computadores executem funções que, antes da sua ideia, computadores não poderiam executar, então você pode ter boas chances.

Se a minha ideia for elegível para patente, receberei uma patente?

Para patentes de software, o estabelecimento da elegibilidade de patentes é um primeiro passo importante na obtenção de sua patente. No entanto, sua ideia ainda precisará ser considerada nova e não óbvia. Simplificando, “romance” significa que sua invenção não era conhecida até que você a inventasse. "Não óbvio" geralmente significa que cada uma das características da sua invenção não pode ser encontrada separadamente em outro lugar.